[심결] LEGO/레고 VS. LEGOCHEMPHARMA

이 사건 등록상표	선사용상표 1, 2

 

개요

40-2015-0086459 (2015. 11. 24. 출원)

이의신청 후 거절결정

2017원2638 (거절결정불복심판) - 등록

2018당4003(무효심판) - 등록 유지

 

* 이후 권리말소등록(20.07.29.)을 통해 권리가 소멸되었으나, 특허법원에서 심결취소소송 진행 중(2020. 09. 22. 기준)

 

 

2018당4003 심결

 

가. 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하는지 여부

(1) 판단기준

구 상표법 제7조 제1항 제10호 소정의 저명상표의 경우 상표 자체로서는 유사상표라고 할 수 없는 상표라도 양 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으키는 경우에는 등록될 수 없다.

 

한편 저명상표에 해당하는지 여부는 그 상품이나 영업에 사용되는 상표 또는 상호 등의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 또는 영업의 범위 및 상표나 상호에 관한 광고 선전의 실태 등 제반 사정을 고려하여 거래실정과 사회통념상 그 상품의 출처 또는 영업주체에 관한 인식이 객관적으로 널리 퍼져 있다고 볼 수 있는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 상표가 다른 나라에 등록되어 있고 거기에서 그 상표 및 상품이 널리 선전되어 있다거나 상품판매실적이 상당하다고 하여 반드시 우리나라의 일반 수요자나 거래자들 및 일반 대중 사이에서도 저명상표로 인식되었다고 단정할 수 없으며, 저명상표인지 여부를 판단하는 기준시는 상표등록의 출원시이다(대법원 2007. 2. 8 선고 2006후3526 판결, 대법원 2002. 5. 28. 선고 2001후2870 판결, 대법원 2000. 5. 30. 선고 98후843 판결 등 참조).

한편, 한 기업이 여러 산업분야에 걸쳐 이종상품을 생산 판매하는 것이 일반화된 현대의 산업구조화에서는 저명상표와 유사한 상표를 저명상표의 지정상품이 아닌 다른 상품에 사용하더라도 수요자들로서는 저명상표권자나 그와 특수관계에 있는 자에 의하여 그 상품이 생산 판매되는 것으로 인식하여 상품의 출처나 영업에 관한 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있으므로 지정상품이 다르다는 이유만으로 유사상표의 등록, 사용을 허용할 것이 아니나, 위와 같은 산업구조의 특성을 감안하더라도 상품의 성질, 영업의 형태 기타 거래사정 등에 비추어 유사상표를 사용하는 상품 또는 영업이 저명상표의 저명도와 그 지정상품 또는 영업이 갖는 명성에 편승하여 수요자를 유인할 수 있을 정도로 서로 경업관계 내지 경제적 유연관계가 있다고 보기 어려운 경우에는 상품출처나 영업의 오인, 혼동을 일으킬 우려가 없으므로 유사상표의 등록, 사용을 금지할 것이 아니다(대법원 1991. 2. 12. 선고 90후13764 판결 참조).

 

(2) 구체적 판단

(가) 선사용상표들의 알려진 정도

 

살피건대, 선사용상표들은 1934년부터 덴마크에서 사용되기 시작하여 국내에서도 1985년부터 현재까지 30년이 넘게 사용되고 있는 점(갑 제3호증 및 제4호증), 대법원이 선사용상표들을 저명한 상표인 것으로 인정한 점(대법원 2000. 4. 25. 선고 98후1877 판결, 갑 제5호증), 네이버 영어사전에서 선사용상표들을 청구인의 상표인 것으로 설명하고 있는 점(갑 제6호증의 1 및 2), 선사용상표들에 관한 2015년 상반기 매출액이 전세계적으로 약 2조 4천억원이고, 2014년 국내 매출액이 1558억원인 점(갑 제8호증의 1 내지 3), 선사용상표들에 관한 많은 할리우드 영화가 국내에서 개봉한 점(갑 제9호 증) 등으로 보아 선사용상표들은 상품에 관한 거래자 및 수요자뿐만 아니라 일반 수요자에게까지 널리 알려진 것이라고 할 수 있다.

 

(나) 양 상표의 상품간 경제적 견련성 여부

 

먼저 양 상표의 상품간 경제적 견련성이나 경업관계가 있는지 여부를 살핀다. 이 사건 등록상표의 지정상품은 ‘약제용 시럽’을 포함한 ‘약제, 남성호르몬제, 마약제, 의료용 미생물’ 등으로서 선사용상표들의 사용상품인 ‘완구류’와는 그 품질, 용도 등 상품의 속성과 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래실정을 감안할 때 지정(사용)상품간 경제적 견련성이 있다거나 서로 경업관계에 있다고 볼 수 없다 할 것이다.

또한, ‘Lego chemistry’라는 용어가 의료, 약품 분야에서 분자단위를 레고처럼 분리 및 결합시켜 덴드리머와 같은 고분자, 의약품을 합성하는 의약합성기법을 나타내는 것으로 ‘Lego’ 단어가 위 분야의 논문 제목으로 다수 쓰였고, 피청구인이 구글에서 ‘Lego chemistry synthesis’을 검색하면 약 23,800개가 검색된다고 하였으나 당 심판부가 검색한 결과 약 2,940,000개가 검색되는 점(을 제8호증 내지 제15호증, 을 제20호증 내지 제22호증)을 감안하면, 비록 상표권자인 회사의 대표가 “장난감 레고 블록을 쌓듯이 의약화합물을 합성해가는 신약 개발의 핵심기술인 레고케미스트리(LEGO Chemistry)를 소개하고 레고켐 바이오라는 사명도 여기에서 나왔다”라고 표현한 사정(갑 제14호증)만으로는 이 사건 등록상표의 지정상품이 선사용상표들의 상품과 경제적 연관성이 있다고 볼 수는 없다 하겠다.

 

(다) 이 사건 등록상표가 선사용상표들과 혼동을 일으키거나 선사용상표들의 식별력 또는 명성을 손상시킬 우려가 있는지 여부

 

위에서 살핀바와 같이 양 상표의 상품간의 성질, 영업의 형태 기타 거래사정 등에 비추어 이 사건 등록상표의 지정상품이 선사용상표들의 저명도와 그 사용상품이 갖는 명성에 편승하여 수요자를 유인할 수 있을 정도로 서로 경업관계 내지 경제적 유연관계가 있다고 보기 어려운 점, 네이버 지식백과 시사상식사전에 ‘레고식 생산방법’을 조립식 블록 장난감인 레고처럼 부품을 규격화해 필요에 따라 붙였다 뗐다 할 수 있는 생산방식으로 소개하고 있고, 한국경제 2012. 3. 19.자 기사에 “폭스바겐 플랫폼 버리고 레고방식으로 車생산”, 월간 마이더스 2014. 2월호에 “비용·시간 줄인 레고식 공정 혁신 모듈화”로(을 제3호증 내지 제6호증) 소개된 점, 이 사건 등록상표의 지정상품과 같은 ‘약제류’의 경우 약사법 제31조 제1항에 따르면, ‘의약품 제조를 업(業)으로 하려는 자는 대통령령으로 정하는 시설기준에 따라 필요한 시설을 갖추고 총리령으로 정하는 바에 따라 식품의약품안전처장의 허가’를 받아야 하는 등 약제의 부작용을 방지하는 소정의 검증 과정을 거쳐야 하는 점 등을 감안하면, 비록 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원 당시에 국내에서 ‘완구류’와 관련하여 수요자뿐만 아니라 일반 수요자에게까지 널리 알려진 것이라 하더라도, 이 사건 등록상표를 ‘약제류’ 등의 지정상품에 사용한다 하더라도 선사용상표들이 가지고 있는 신용 및 고객흡인력을 실추 또는 희석화 시킨다거나 좋은 이미지나 가치를 훼손할 우려는 없다고 봄이 타당하여, 이 사건 등록상표와 선사용상표들간에 상품출처의 오인, 혼동을 일으킬 우려는 없다 하겠다.

 

나아가, 비록 상표 자체의 외관, 호칭, 관념에서 서로 유사하여 일반적․추상적․정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉 시장의 성질, 고객층의 재산이나 지식정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지정도, 당해 상품과의 관계 등을 종합적․전체적으로 고려하여 거래사회에서 수요자들이 구체적․개별적으로는 명백히 상품의 품질이나 출처에 오인․혼동의 염려가 없을 경우에는, 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없다 할 것이어서 그러한 상표의 등록을 금지하여서는 안 된다 할 것인 점(대법원 1996. 9. 24. 선고 96후153, 96후191 판결)을 더하여 보면, 양 상표가 공존하더라도 선사용상표권자나 수요자 보호에도 아무런 지장이 없다 하겠다.

 

(3) 소결론

 

따라서 이 사건 등록상표가 선사용상표들과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인․혼동을 불러일으킬 염려가 있다거나, 선사용상표들이 가지고 있는 신용 및 고객흡인력을 실추 또는 희석화 시킨다거나 좋은 이미지나 가치를 훼손하는 염려가 있다고 보기 어려우므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하지 아니한다.

 

 

나. 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부

 

(1) 판단기준

 

구 상표법 제7조 제1항 제12호는, ‘국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표’는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이 규정은 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표권자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표권자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, ① 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, ② 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, ③ 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 등 참조).

 

(2) 구체적 판단

 

위 4. 가.에서 살핀바와 같이 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원 당시 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 출처표시로서 인식되어 있었다고 봄이 타당하고, 이 사건 등록상표가 부정한 목적이 있었는지 여부에 관해 살펴본다.

 

이 사건 등록상표 'LEGOCHEMPHARMA'는 띄어쓰기 없이 전체로 표기된 표장이고 선사용상표 1, 2는 각각 ‘LEGO’, ‘레고’로 양 표장들은 모두 영문 ‘LEGO’가 포함되거나 한글 음역으로 표현된 것으로, ① 이 사건 등록상표는 ‘레고켐파마’ 5음절로 비교적 길지 않은 음절이므로 전체로서 호칭되거나, 뒤 부분 ‘PHARMA'의 경우 일반적으로 제약회사를 의미하여 식별력이 없어 ‘레고켐‘으로도 약칭된다고 볼 수 있는 점, ② 이 사건 등록상표를 인터네 검색 사이트 구글 및 네이버에서 검색한 결과 이 사건 등록상표보다 ‘LEGOCHEM’ 또는 ‘레고켐’, ‘레고켐바이오사이언스’로 다수 검색되는 점(을 제15호증 내지 제18호증), ③ 네이버 지식백과에 따르면, 피청구인 레고켐바이오사이언스(약칭 레고켐)는 의약화학을 기반으로 신물질 합성신약을 연구·개발해 기술이전을 하는 신약연구개발 전문기업으로 2006. 5. 2. 설립되어 다수의 신약연구개발에 참여하여 성과를 올렸고 2013년 5월 코스닥시장에 상장(종목명 레고켐바이오) 한 기업으로 소개되고 있는 점 등을 고려해 볼 때, 이 사건 등록상표는 청구인이 주장하는 것처럼 ‘LEGO’ 또는 ‘레고’로 약칭되거나 표현된다고 볼 수 없어 이 사건 등록상표가 선사용상표들을 모방한 것이라고 보기 어렵다.

한편, 이 사건 등록상표의 권리자와 선사용상표들의 권리자 사이에 이 사건 등록상표를 둘러싸고 교섭 등이 이루어졌는지를 알 수 있는 자료가 전혀 없는 점, 앞서 본 바와 같이 피청구인은 신약연구개발 전문기업으로 2006. 5. 2. 설립되어 다수의 신약연구개발에 참여해 오고 있는 점, 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표들의 사용상품이 유사하다고 보기 어려운 점 등을 종합해 보면, 이 심판사건에서 청구인이 제출한 증거들만으로는 피청구인이 이 사건 등록상표를 가지고 선사용상표들에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 선사용상표들의 권리자에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 것이라고 단정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

 

(3) 소결론

 

따라서, 이 사건 등록상표를 사용함에 있어 부정한 목적이 있었다고 의심할 만한 합리적인 근거가 없다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다고 할 수 없어 이에 반하는 청구인의 주장은 이유 없다.

 

관련 상표법 규정

제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다.
   11. 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표
   13. 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일ㆍ유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표

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