의약품 관련 상표출원 심사지침

의약품 관련 상표출원 심사지침

"상표심사동향 vol. 10"에서 '의약품 관련 상표출원 심사지침을 마련했다는 글을 보았다. 보다 자세한 사항을 확인하기 위해 특허청에 해당 심사지침을 확인하고 싶다는 문의를 했으나, 아직 자세한 내용은 없고 향후 심사기준에 반영할 거라는 답변만 받았다. 일단 그동안 '의약품' 관련된 판결들을 정리한 것 같아서 알아두고, 나중에 심사기준에 반영되면 자세한 내용을 확인해봐야겠다.

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특허청은 의약품 안전관리에 대한 관심 증가와 의약품 제품명칭 상표 관련 분쟁이 다수 발생함에 따라 의약품 제품명칭 상표출원에 대한 정확한 심사처리와 심사일관성 제고를 위해 "의약품 관련 상표출원 심사지침"을 마련했다고 밝혔다.

◆ 상표 사용의사 확인 ◆

타인이 이미 제조판매, 수입 품목허가(신고)를 받은 의약품 명칭과 동일한 명칭은 다른 의약품 제품명칭으로 사용할 수 없으므로, 타인의 품목허가(신고) 받은 의약품 명칭과 동일한 의약품 명칭을 상표로 출원한 경우에는 상표를 사용할 의사가 있는지 합리적 의심이 드는 경우에 해당하는 것으로 보아 상표 사용의사를 확인하도록 하겠다는 내용.

◆ 식별력 판단 시 ◆

성질표시 부분과 다른 표장이 결합된 상표에 있어서, 그 결합표장이 의사, 약사 등의 수요자에게 결합표장 전체로서도 성질표시로 쉽게 인식되는 경우에는 식별력을 인정하지 않도록 함.

"PNEUMOSHIELD"와 같이 구성되고 지정상품을 '인체용백신, 백신, 인체용 폐렴구균 공역백신'으로 하는 출원상표는 'PNEUMO'와 'SHIELD'를 간격없이 연속적으로 표기하여 구성한 표장으로서, 우리 나라에서 흔히 사용하는 영한사전에 'PNEUMO'는 '폐, 호흡, 폐렴'의 뜻을 가진 결합사로, 'SHIELD'는 '방패, 보호물' 등의 뜻을 가진 단어로 해설되고 있고, 출원상표의 지정상품들은 생물학제제로서 그 성질상 약사법 제2조 제13항 소정의 전문의약품에 속한다고 볼 수 있어서 그 주 거래자는 의사, 약사 등 특별히 자격을 갖춘 전문가라고 할 수 있으므로, 그들의 영어교육수준에 비추어 보면 출원상표가 위와 같은 뜻을 가진 'PNEUMO'와 'SHIELD'의 두 단어가 결합됨으로써 그 지정상품과 관련하여 '폐렴예방백신' 등의 의미를 직감할 수 있게 된다고 할 것이어서, 출원상표는 그 지정상품의 효능·용도 등을 직접으로 표시하는 표장만으로 된 상표에 해당하여 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하여 등록될 수 없다. (대법원 2000. 12. 8. 선고 2000후2170 판결)

다른 표장의 결합으로 지정상품의 성질을 암시하는 정도로 된 경우에는 식별력을 인정.

이 사건 출원상표의 지정상품에 대한 수요자가 약제를 취급하는 의사, 간호사, 의약관계자 등인 점을 감안할 때 그 수요자들에게 선출원 등록상표 중 “Cef”가 세파로스포린계의 항생제에서, “mide”가 “Amide”에서 각 유래하는 것으로 추측되거나 암시된다고는 하겠으나, 그 정도를 넘어 위 상표로부터 직접적 또는 보통으로 “세파로스포린계의 항생물질이 함유된 아미드기의 약제”로 직감된다고까지는 보기 어렵다 할 것이어서, <하략> (특허법원 2004. 4. 2. 선고 2003허5446 판결) 

* 참고. Celmide가 CEFMIDE와 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 판시한 판결

성질표시 부분에 약제를 의미하는 접미사(~ase)가 붙은 경우에도 식별력을 인정하지 않도록 함.

이 사건 출원상표 중의 Hurler 는 리소좀 효소의 부족에 의해 글리코사미노글리칸이 세포 내 리소좀에 축적되어 지능장애, 복부의 돌출, 뼈의 변형, 두부의 이상 거대화 등이 나타나는 질환의 명칭인 Hurler s syndrome(헐러증후군) 중 Hurler 이고, ~ase는 약제업계에서 효소기능을 지니는 약제 의 의미로 사용되는 접미사인 사실이 인정된다.

위 인정사실에 의하면, 이 사건 출원상표는 수요자들에 의해 전체로 헐러증후군용 약제, 헐러증후군 치료제 등으로 인식될 것인바, 그 지정상품인 헐러증후군 치료제(헐러증후군과 관련된 치료에 한함), 뮤코다당증 치료제(헐러증후군과 관련된 치료에 한함) 등과 관련하여 지정상품의 용도 등을 보통의 방법으로 사용한 표장에 해당하여 식별력이 없고, 헐러증후군용 약제의 유통과정에서 누구나 사용할 필요가 있는 표장에 해당하여 이를 원고에게 독점시키는 것은 공익상 적절하지 않다. (특허법원 2015. 1. 9. 선고 2014허5442 판결)

◆ 선등록상표와의 유사판단 시 ◆

지정상품의 성질표시로서 식별력이 약한 용어와 의약품 제품명칭 작명 시 접사로 다수 사용하는 용어가 결합된 상표의 경우에는 원칙적으로 상표 전체를 기준으로 유사여부를 판단.

[1] 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표 중 어느 부분이 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 볼 수 없다. 만일 상표의 구성 부분 전부가 식별력이 없거나 미약한 경우에는 그중 일부만이 요부가 된다고 할 수 없으므로 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다.

[2] 갑 외국회사가 ‘노인성기억감퇴증치료제’ 등 전문의약품 등을 지정상품으로 하는 등록상표 “GLIATAMIN"의 상표권자 을 주식회사를 상대로 등록상표가 선등록상표들인 “GLIATILIN 글리아타린” 및 “GLIATILIN”과 각 표장 및 지정상품이 유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호 등에 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구한 사안에서, ‘신경교(neuroglia)’ 또는 ‘신경교세포(glia cell)’를 뜻하는 ‘GLIA(글리아)’의 의미 및 사용실태, 의사, 약사 등이 실제 판매 및 거래관계에 개입하고 있는 의약품에 관한 거래실정을 고려하면, 등록상표와 선등록상표들 중 ‘GLIA(글리아)’ 부분은 지정상품인 의약품과의 관계에서 뇌신경질환 관련 치료제로 수요자에게 인식되어 식별력이 없거나 미약할 뿐만 아니라 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로 요부가 될 수 없고, ‘TAMIN’과 ‘TILIN(티린)’은 조어이기는 하나 의약품 작명 시 다른 용어에 붙어 접사와 같이 사용되고 있어 독립하여 요부가 될 수 없으므로, 위 상표들의 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하면, ‘GLIA(글리아)’ 부분이 공통되기는 하지만 ‘TAMIN’과 ‘TILIN(티린)’의 외관과 호칭의 차이로 혼동을 피할 수 있으므로 등록상표와 선등록상표들의 표장이 서로 동일 또는 유사하다고 볼 수 없는데도, 이와 달리 본 원심판단에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례. (대법원 2018. 7. 24. 선고 2017후2208 판결)

◆ 상품 유사 판단 시 ◆

원료의약품과 완제의약품, 일반의약품과 의약외품, 사용하는 대상 질병이 다른 약제 등은 원칙적으로 각각 유사한 상품으로 봄.

(대법원 2011. 7. 28. 선고 2011후538 판결, 특허법원 2007. 5. 18. 선고 2007허1138 판결, 특허법원 2005. 1. 14. 선고 2004허6538 판결 참고)

◆ 수요자 기만 또는 품질오인 염려 판단 시 ◆

타인의 상품과 관련이 있는 것으로 오인, 혼동케 할 염려가 있는 상표에 대해 수요자 기만 또는 품질오인 염려 규정을 적용하도록 함.

- 타인의 의약품 제품명칭과 동일, 유사한 상표를 출원함으로써 출처 또는 품질 오인, 혼동을 일으키는 경우

- 출원인이 본인의 저명한 제품의 명칭과 동일, 유사한 상표를 다른 제품에 출원함으로써 품질 오인을 일으키는 경우

- 농촌진흥청에 품목등록한 농약 제품명칭과 동일 유사한 명칭을 의약품 명칭 상표로 출원하여 품질 오인을 일으키는 경우

- 원재료(성분)를 표시하는 용어를 포함하는 상표로서 원재료(성분)과 관련이 없는 상품을 지정하여 출원한 경우

  (특정 원재료를 포함하고 있는 것으로 품질 오인을 일으킬 염려가 있는 것으로 봄)

◆ 부정목적 출원 여부 판단 시 ◆

국내외 거래업계에 특정인의 상품 출처표시로 알려진 다른 의약품 제품명칭을 모방하여 상표를 출원한 것으로서, 선사용상표의 명승에 편승하여 경제적 이익을 얻으려 하거나 국내에 수입되어 판매되는 것을 막으려는 등 부정한 목적이 있는 경우에는 부정한 목적으로 출원한 상표로 봄.

(특허법원 2007. 4. 19. 선고 2006허11138 판결, 2016. 11. 24. 선고 2016허2331 판결 참고)